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칼럼 및 보도자료

칼럼특허가 무효가 된 경우 과거의 실시료를 받을 수 있나?

■ 상황

甲 주식회사는 A라는 특허를 출원한 이후 乙 주식회사에게 전용실시권을 설정하였습니다. 그런데 乙 주식회사는 실시료를 전혀 지급하고 있지 않다가 최근 A특허가 무효의 특허로 확정되었습니다. 이 경우 甲 주식회사는 약정에 따라 乙 주식회사에게 실시료의 청구를 할 수 있을까요?


■ 관련 법령

특허법 제100조, 제102조, 제133조,

민법 제390조


■ 설명

특허가 무효로 확정되면 특허권은 특허법 제133조 제1항 제4호의 경우를 제외하고는 처음부터 없었던 것으로 간주됩니다(특허법 제133조 제3항). 그러나 특허발명 실시계약이 체결된 이후에 계약의 대상인 특허권이 무효로 확정된 경우 특허발명 실시계약이 계약 체결 시부터 무효로 되는지는 특허권의 효력과는 별개로 판단하는 것이 타당합니다.

즉, 특허발명 실시계약을 체결하면 특허권자는 실시권자의 특허발명 실시에 대하여 특허권 침해로 인한 손해배상이나 그 금지 등을 청구할 수 없고, 특허가 무효로 확정 되기 전에는 특허권의 독점적⋅배타적 효력에 따라 제3자의 특허발명 실시가 금지 됩니다. 따라서 특허발명 실시계약의 목적이 된 특허발명의 실시가 불가능한 경우가 아니라면 특허 무효의 소급효에도 불구하고 그와 같은 특허를 대상으로 하여 체결된 특허발명 실시계약이 그 계약의 체결 당시부터 원시적으로 이행불능 상태에 있었다고 볼 수는 없고, 다만 특허 무효가 확정되면 그때부터 특허발명 실시계약은 이행불능 상태에 빠지게 된다고 보아야 합니다.

그러므로 특허권자는 원칙적으로 특허발명 실시계약이 유효하게 존재하는 기간 동안 실시료의 지급을 청구할 수 있습니다(대법원 2019. 4. 25. 선고 2018다287362 판결 참조).


■ 시사점

특허와 관련된 다양한 쟁점에 대해서는 관련 전문가와의 상담을 통해 원만한 해결책을 찾기를 바랍니다.

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